被許可人擅自再許可定牌加工人對外銷售商品中的侵權判定

【案情】

S商標注冊人C集團公司，普通許可A公司自2010年1月至2012年12月在其生產或銷售的汽車后視鏡上使用該注冊商標。A公司則委托B公司為其定牌加工標注S注冊商標的汽車后視鏡，委托期限為2010年2月至12月，產品銷售經營權歸A公司。2010年10月，A公司與B公司續約，定牌加工期限延長至2011年12月，產品銷售經營權仍歸A公司；同時約定自2011年1月起，B公司在完成任務后可少量自主銷售其定牌加工的產品。2010年11月初，B公司與某汽車廠簽訂銷售合同，約定自2011年1月起向該廠供應使用S注冊商標的汽車后視鏡。2010年11月9日，C集團公司以B公司侵犯其S注冊商標專用權為由，向工商機關舉報。

【爭議】

有人認為，B公司構成2001年《商標法》第五十二條第（一）項所指的侵犯注冊商標專用權行為。也有人認為，B公司的定牌加工行為不構成商標侵權，但B公司2010年11月與他人簽約自2011年1月起銷售其定牌加工的部分產品，雖然尚未到履約期限，也構成2001年《商標法》第五十二條第（五）項所指的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”行為。還有人認為，定牌加工中的商標使用不同于《商標法》意義上的商標使用，B公司提前與他人簽訂的自2011年1月起銷售其定牌加工的部分產品的協議，尚未履行，因此，B公司不構成商標侵權。

【分析】

根據原國家技術監督局1997年發布現仍有效的《產品標識標注規定》第九條，產品標識上標注的生產者的名稱和地址，應當是依法登記注冊的，能承擔產品質量責任的生產者名稱和地址；受委托的企業為委托人加工產品，且不負責對外銷售的，在該產品上應當標注委托人的名稱和地址。也就是說，定牌加工人按定作人指示進行加工，并向定作人交付貼附了指定注冊商標和定作人名稱地址的產品時，僅相當于定作人的生產加工車間，此情形下定牌加工產品上貼附的注冊商標，是用來區別定作人與同類商品的其他提供者，而不具備識別定牌加工人的功能。因此，定牌加工人按定作人的指示進行加工，并向定作人交付貼附了指定注冊商標的產品，不屬于2001年《商標法》第五十二條第（一）項所指的商標使用行為。

但是，加工人自行對外銷售自己加工的貼附了他人注冊商標的產品，已超出了前述“定牌加工”的范疇，其加工中貼附相關注冊商標，就屬于2001年《商標法》第五十二條第（一）項所指的商標使用行為。此情形下的加工、銷售行為，若未經商標注冊人許可，就分別構成了2001年《商標法》第五十二條第（一）項和第（二）項所指的侵犯注冊商標專用權行為，但二者屬吸收違法，應按一個違法行為實施行政處罰。

那么，注冊商標使用許可的被許可人委托他人定牌加工中，再許可加工人在下一年度自行對外銷售其超量加工的使用該注冊商標的商品時，加工人提前與他人簽訂下一年度執行的該商品銷售合同，是否構成商標侵權？筆者認為關鍵在于，定作人再許可加工人自行對外銷售使用相關注冊商標的商品，是否合法有效。

如果再許可合法有效，則加工人按再許可協議在下一年度對外銷售使用相關注冊商標的商品，不侵犯該注冊商標專用權；相應地，加工人提前與他人簽訂下一年度執行的該商品銷售合同，也不侵犯該注冊商標專用權，因為這是執行再許可協議應有的內容。如果再許可無效，則加工人在下一年度對外銷售上述商品，以及提前與他人簽訂下一年度執行的上述銷售合同，均侵犯相關注冊商標專用權。

注冊商標的獨占許可使用、排他許可使用或普通許可使用，都是出讓注冊商標的使用權，本身并不涉及注冊商標使用許可權的出讓。除非商標注冊人明確授權，否則，無論是注冊商標普通許可、排他許可的被許可人，還是獨占許可的被許可人，均不得再許可他人使用該注冊商標。在本案中，涉案注冊商標的被許可人A公司，是在未獲得商標注冊人C集團公司的明確授權或者同意的情況下，再許可B公司自2011年1月起，可在完成定牌加工任務后少量自主銷售其加工的貼附有C集團公司S注冊商標的產品。因此，A公司與B公司之間的再許可協議是無效的。B公司基于無效的再許可協議，加工并對外銷售貼附了C集團公司S注冊商標的產品，就構成了2001年《商標法》第五十二條第（一）項和第（二）項所指的侵犯注冊商標專用權行為。

刑法中的“犯罪預備”，是指為實施犯罪而開始創造條件的行為，包括為實施犯罪而準備工具或者創造其他便利條件；“犯罪未遂”，是指已經著手實施具體犯罪行為，因意志以外的原因而未能完成犯罪。行政執法中的“違法預備”、“違法未遂”，也可參照刑法理論來界定。

生產、銷售侵犯注冊商標專用權的商品，其預備狀態應當是指為了實施生產銷售行為而準備工具或創造便利條件，如，調查相關商品行情、研究仿冒相關商品及其商標的技術、購置相關設備和不帶侵權標志的原材料、聯系生產銷售員工。尚未生產出或購進侵權商品，而提前與他人達成下一年度購銷侵權商品的銷售合同，即使未結算貨款，也不屬于“生產、銷售侵犯注冊商標專用權商品行為的違法預備”或“銷售預備”。因為此時的銷售合同簽訂行為，并非為銷售侵權商品創造條件或準備工具，而是著手實施侵權銷售行為，只不過尚未完成侵權商品的銷售。另外，根據2002年《商標法實施條例》第三條，未經商標注冊人許可，也無其他正當合理的理由，在銷售合同等商品交易文書中使用他人注冊商標推銷自產的同一種商品，本身就屬于2001年《商標法》第五十二條第（一）項所指的侵權的“商標使用”。因此，B公司基于無效的再許可協議，未經C集團公司同意，于2010年11月提前與他人簽訂2011年執行的銷售合同，推銷自產的將于2011年交付的貼附C集團公司注冊商標的產品，本身已經構成了2001年《商標法》第五十二條第（一）項和第（二）項所指的侵犯注冊商標專用權行為。（來源：璞琳說法）